Estos días se han tenido noticias en dos casos sobre marcas que, aunque son de distinta naturaleza, están en distintas fases procedimentales, y no están concluidos, sirven para demostrar la importancia de la prueba.
Por un lado, tenemos el archicomentado tema de la caducidad por falta de uso de la marca “Big Mac”, y, por otro, una oposición a solicitud de registro formulada en base a la icónica marca de perfumes “nº 5” de Chanel, ambos planteados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).
BIG MAC. Latest news: no se ha probado su uso para productos de pollo.
Este caso se inició en 2017 por la compañía irlandesa de comida rápida Supermac. La disputa entre esta y McDonald’s había comenzado un par de años antes, cuando la compañía norteamericana trató de impedir a la irlandesa el registro de su marca “Supermac”, y esta contraatacó instando la caducidad por falta de uso de la marca de la UE nº 62638 “BIG MAC”.
La última novedad en este procedimiento es que el Tribunal General de la UE ha dictado sentencia concluyendo que no se ha probado que la marca BIG MAC se ha usado de forma efectiva para «sándwiches de pollo», «platos a base de productos de aves» y servicios «prestados o relacionados con la explotación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones de restauración para el consumo y para la compra desde automóviles (drive in) y con la preparación de comidas para llevar». La prueba aportada, según el TGUE, no proporciona indicaciones sobre la extensión del uso en relación con estos productos y servicios, en particular volumen de ventas, extensión temporal o frecuencia de uso.
En definitiva, se caduca para aquellos productos y servicios, pero se mantiene para todos los demás para los que estaba inicialmente registrada en las clases 29, 30 y 42 (y entre ellos, las hamburguesas de carne).
Chanel nº 5. ¿Eres renombrada? Pruébalo.
El caso en torno a la marca nº 5 de Chanel es de momento una mera oposición que ha formulado la compañía francesa contra esta marca que considera confundible, invocando además la alta distintividad de sus marcas como influyente en el riesgo de confusión:
Marcas prioritarias Marca debatida
5 Prioritaria y « Nº 5 » (denominativa) 5 Debatida
Pues bien, la División de Oposición ha dictado una resolución que rechaza la oposición de Chanel, por considerar que entre las marcas confrontadas no existe tal riesgo de confusión, a pesar de considerarlas similares fonética y gráficamente (en grado bajo) e idénticos los productos (en general, cosméticos, si bien la debatida no incluye específicamente “perfumes” pero sí “cremas perfumadas”)
Si es así, ¿por qué concluye la EUIPO sobre la inexistencia de confusión?
Por apreciar que:
- Las diferencias entre los signos son llamativas, especialmente considerando lo inusual de la composición gráfica de la N (o “M”) y el nº 5 en la marca solicitada, que serán recordadas por el consumidor.
- Chanel no ha aportado prueba suficiente de que sus marcas registradas formen lo que se conoce como una “familia de marcas”, que sería determinante para concluir sobre un riesgo de asociación.
- Y también, y aquí el pretexto de nuestro post, por considerar no acreditado que las marcas prioritarias gocen de renombre o de una distintividad superior a la normal.
La importancia de la prueba
En el caso BIG MAC, y por resumir, en un primer momento del procedimiento se declaró la caducidad de la marca porque no se consideraron pruebas cualitativa ni cuantitativamente relevantes de su utilización efectiva en el tráfico económico unas capturas de Wikipedia, unas impresiones de la web de McDonald’s, y tres declaraciones (affidavits) de los representantes de McDonald’s en Alemania, Francia y Reino Unido (sobre cifras de ventas, materiales promocionales y packaging de los sándwiches).
McDonald’s posteriormente completó su prueba, consiguiendo mantener su marca, de momento, para productos a base de carne.
En el caso Chanel, la prueba sobre la alta distintividad de sus marcas consistía en:
- Una copia impresa de la página de Wikipedia sobre el perfume « Chanel No. 5 »;
- Un folleto en inglés que muestra usos de las marcas en relación con un perfume;
- Brochure con material publicitario referidos al perfume nº 5 y a celebridades, fechados entre 1957 y 2014, esto es, como mínimo 9 años antes de la presentación de los registros que fundamentan la oposición;
- Una fotografía de una tienda física con el perfume y el nº 5 en rojo en uno de los escaparates.
El valor de esa prueba se descarta por múltiples motivos: por ser de fecha muy anterior al momento en que se solicitó la marca posterior debatida, por no ser veraz como fuente de información (Wikipedia), por no poder acreditarse dónde, cómo y cuándo se distribuyó el material publicitario, y el impacto que tuvo en los consumidores del territorio relevante (Francia), o por no permitir acreditar el reconocimiento de las marcas por parte de esos mismos consumidores, no constando prueba sobre la cuota de mercado. De haber sido dicha prueba suficiente, ¿habría influido en la decisión final? Es probable.
Por tanto, uno y otro caso ponen de manifiesto la importancia no sólo de usar la marca de forma efectiva o del renombre de la marca, sino, a la vista de las resoluciones dictadas (por definición siempre discutibles) de poder probarlo. Y esta exigencia, aplicable a cualquier empresa tenga los medios que tenga, puede representar un esfuerzo considerable.
Y al menos para la EUIPO, que un hecho sea más o menos notorio no exime de la necesidad de acreditarlo, sin que la Oficina pueda considerar, como así recuerda explícitamente en su ya citada resolución de Chanel, hechos que resultan “de su conocimiento privado sobre el mercado o resultado de una investigación de oficio.” También se recoge en las Directrices de la Oficina: “el renombre de una marca no puede considerarse un hecho notorio” (lo que nos lleva a recordar que nuestra Ley de Enjuiciamiento civil establece que los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general no requieren prueba; aunque esto daría para otro post…)
¿Y qué tipo de prueba?
Para acreditar el uso efectivo en el mercado, la prueba debe poder acreditar el lugar, el tiempo, la extensión y la naturaleza del uso de la marca, estos son los parámetros seguidos por Oficinas y Tribunales. Las Directrices de la EUIPO son una buena guía.
No existe una lista cerrada de medios de prueba, deberá ser analizada en su conjunto, pero aquí algunos ejemplos:
- Facturas, recibos, órdenes de compra.
- Documentos o certificaciones internas y materiales promocionales, siempre que haya una confirmación externa de datos de ventas, facturas y verificaciones detalladas de terceros
- Documentación extraída de internet, siempre que las impresiones de sitios web o plataformas en línea muestren la participación o interacción del consumidor y las transacciones comerciales.
- Inversiones publicitarias: deberían incluir los datos de distribución y las métricas de participación del consumidor en las campañas, incluyendo la interacción en redes sociales.
- Artículos de terceros referidos al uso de la marca
Por su parte, para acreditar el renombre, o una distintividad superior a la normal, también debe atenderse al territorio y momento temporal relevante, considerándose, según recuerdan también las Directrices, todos los elementos pertinentes, «en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la magnitud de las inversiones efectuadas por la empresa para promocionarla (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27)”.
Se refiere la EUIPO entre los posibles medios de prueba a:
- Declaraciones juradas
- Resoluciones de los tribunales, de autoridades administrativas, o de la Oficina
- Sondeos de opinión y estudios de mercado
- Auditorías e inspecciones
- Certificaciones y premios
- Artículos publicados en la prensa o en publicaciones especializadas
- Informes anuales sobre los resultados económicos y perfiles de la empresa
- Facturas u otros documentos comerciales
- Materiales publicitarios y de promoción
- Prueba de presencia y actividad en Internet
En definitiva, por muy conocida que sea una marca, por muy evidente que nos parezca su uso, al menos en un proceso ante la EUIPO deberá aportarse prueba al respecto con el alcance y rigor exigidos, sin que podamos confiar en el conocimiento general de que las mismas puedan tener los consumidores, el público en general, las Oficinas o los jueces.
Y para ello, ya puestos, mejor siempre ser previsores e ir ordenando y recopilando de manera sistemática, que luego todo son prisas…
Rosa Martínez Brines, julio 2024
www.rma.legal