En el post de este mes, en RMA queremos prestar atención a una industria en la que la mayoría de los derechos de propiedad industrial juegan un papel crucial. Nos referimos al sector cosmético, donde la competencia es intensa y las empresas necesitan obtener una ventaja competitiva para alcanzar el éxito y mantenerlo a largo plazo frente a sus competidores.
Los distintos derechos de propiedad industrial pueden ser de gran ayuda para lograr esta ventaja. Por ello, es fundamental conocerlos y, en la medida de lo posible, tratar de obtener el mayor grado de protección legal.
Estos derechos no solo son una herramienta útil para los grandes gigantes de la industria cosmética que todos conocemos, sino que pueden ser el mejor aliado de las PYMES. Porque sí, hay PYMES españolas en el sector cosmético que han alcanzado un gran éxito a nivel internacional.
Según la Radiografía del sector de la cosmética y la perfumería en España de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA), este sector genera un mercado de 10.400 millones de euros, de los cuales 7.700 millones provienen de exportaciones. España está entre los 10 principales exportadores mundiales de productos de belleza y ocupa el 2º lugar como exportador mundial de perfumes.
Además, el sector da trabajo a cerca de 300.000 personas, siendo 42.000 empleos directos y 250.000 indirectos. De las empresas de cosmética y perfumería en España el 84% son PYMES. Por una vez, buenas noticias.
Algunas de las herramientas para conseguir este éxito son las siguientes:
Marcas: para distinguirnos de la competencia
Las marcas otorgan a sus titulares un derecho en exclusiva sobre un signo que se utiliza para identificar unos productos y/o servicios en el mercado, diferenciándolos de los de la competencia. Este signo puede ser, por ejemplo, un nombre, un logotipo, un eslogan o un envase, como veremos más adelante.
Es necesario proteger nuestra marca en los países donde vendamos, publicitemos o fabriquemos nuestros productos. Esta protección se puede obtener a través de registros de marcas nacionales, Marcas de la Unión Europea o marcas internacionales.
En el caso de los productos cosméticos, las clases del Nomenclátor Internacional que debemos proteger son principalmente dos. Como regla general, necesitaremos la clase 3 si los productos no son medicinales, y la clase 5 si tienen algún uso médico o veterinario.
Sin embargo, ambas clases admiten muchas variaciones y permiten incluir distintos tipos de productos, más allá de esta regla básica. Por lo tanto, es recomendable contar con la ayuda de un profesional que nos ayude a redactar con precisión el listado de productos a incluir en la solicitud de nuestra marca, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto.
Además, también deberá considerar la existencia de marcas anteriores similares, que se pueden detectar mediante una búsqueda en distintas bases de datos, para minimizar el riesgo de una oposición que ponga en riesgo nuestra solicitud o la propia viabilidad de la marca en el mercado
Diseño industrial: para proteger la apariencia de nuestros productos
Hemos mencionado que es posible registrar el envase de un producto como marca, pero debemos advertir que la opción principal para su protección es como diseño industrial.
Los diseños protegen la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de las líneas, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación.
Esta apariencia otorga un valor añadido y puede ayudar a aumentar las ventas, y nadie duda de que, en el sector cosmético, un envase atractivo también puede ser decisivo en nuestra elección.
Por lo tanto, si la apariencia de nuestros productos cumple con los requisitos legales de novedad y carácter singular, y resulta atractiva para los consumidores, tenemos un activo que merece ser protegido.
El mayor inconveniente es que la protección de un diseño tiene una duración máxima de 25 años, mientras que la vida de algunos productos puede ser más larga. Por ejemplo, la botella del perfume J’adore de Dior, diseñada en 1999 por Hervé Van der Straeten, sigue, a día de hoy, presente en todas las tiendas de perfumes.
Una forma de prolongar la protección legal de este tipo de envases es registrarlos como marca, ya que su duración es indefinida (siempre que se pague a tiempo la tasa de renovación y se cumplan determinados requisitos en cuanto a su uso en el mercado). Esta ha sido la estrategia de Parfums Christian Dior, que solicitó su registro como Marca de la Unión Europea el 24 de febrero de 2010. También ha sido el caso de Guerlain con esta barra de labios (Marca UE Nº 017958667)
Para reducir el riesgo de un rechazo es una práctica habitual solicitar primero la protección del envase como diseño, y, pasado cierto tiempo, solicitar su registro como marca. En esta solicitud deberemos alegar, de forma subsidiaria para el caso de que el examinador alegue una falta de distintividad inherente, que el envase ha conseguido la distintividad propia de una marca como consecuencia de un uso intensivo en el mercado. En definitiva, que la forma es una marca en sí misma.
Demostrar esto también puede llegar a ser complicado, ya que el volumen de pruebas que hay que aportar es importante. Pero en caso de conseguirse, obtendremos una protección legal (potencialmente) indefinida, por lo que el esfuerzo puede merecer la pena.
Patentes y modelos de utilidad vs. Secreto empresarial. Para proteger el producto, la fórmula, o método de fabricación
Las marcas y diseños nos otorgarán protección sobre la forma en que identificamos a nuestros productos y su apariencia, pero ¿cómo proteger el producto en sí?
Mediante las patentes y los modelos de utilidad podemos proteger cualquier invención técnica que sea novedosa, haya requerido una actividad inventiva para su obtención y tenga una aplicación industrial. Esto incluye las fórmulas de nuevos productos, los métodos de producción novedosos o las máquinas para su fabricación.
Esta protección nos otorgará un derecho en exclusiva sobre estas invenciones, que nos permitirá impedir que terceros las usen sin nuestra autorización en aquellos países donde hayamos obtenido la patente o modelo de utilidad correspondiente. Puede durar un máximo de 20 años en el caso de las patentes y 10 en los modelos de utilidad.
De acuerdo con los principios de la legislación de patentes, este derecho en exclusiva se otorga para fomentar la inversión en innovación y desarrollo. En concreto, el sector cosmético en España invirtió en 2023 unos 307 millones de euros en I+D+i. Pero este ‘monopolio’ temporal se otorga a cambio de que hagamos pública nuestra invención para que pueda tener acceso a ella todo el mundo. Esto vuelve a fomentar la innovación, pero esta vez de la competencia, ya que, si nuestras invenciones tienen éxito, las estudiará y tratará de mejorarlas.
Esta “publicidad” puede, por tanto, ser un inconveniente si somos los inventores, pero será muy beneficiosa si nosotros somos la competencia. Desde nuestra perspectiva, es altamente recomendable hacer un seguimiento constante de las patentes que solicitan las empresas de nuestro sector para estar al día de las novedades, por ejemplo, estableciendo o contratando un servicio de vigilancia tecnológica que nos avise de la publicación de cualquier nueva patente relevante a nivel mundial. Esto puede ser de gran utilidad especialmente para las empresas con un presupuesto limitado, ya que les permitirá empezar su investigación no desde cero, sino sobre aquella tecnología o formulaciones que las empresas punteras han solicitado.
La alternativa a solicitar una patente o un modelo de utilidad, que nos obligará a hacer pública nuestra invención, es seguir lo que podríamos llamar la “estrategia Coca-Cola”: mantenerla en absoluto secreto durante todo el tiempo posible, creando de esta forma un secreto empresarial.
La principal ventaja de los secretos empresariales es su menor coste. Patentar algo en múltiples países conlleva el pago de miles de euros, mientras que esta alternativa solo exige implementar las medidas necesarias para mantener de forma efectiva este secreto. Pero viviremos con el temor constante de que pueda haber algún tipo de filtración o incidente similar.
Infracciones
Una mención aparte requiere las imitaciones no permitidas por la ley, que suponen una infracción de los derechos de propiedad industrial antes mencionados. El problema es tan grave, que la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha establecido un Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la Propiedad Intelectual para realizar un seguimiento de este asunto y coordinar las políticas de todos los Estados miembro.
En el Informe de enero de 2024 sobre el impacto económico de la falsificación en los sectores de la confección, los cosméticos y los juguetes en la UE, se indica que la pérdida media de ventas en el sector de los cosméticos debido a la presencia de productos falsificados se estima en un 4,8 % del valor de las ventas totales, unos 3.000 millones de euros. En cuanto al empleo, se calcula que en la UE se perdieron cerca de 31.000 empleos, directos o indirectos, debido a las falsificaciones.
Son cifras que apabullan, pero que resulta difícil reducir. El principal obstáculo para los titulares de los derechos es la incertidumbre y, sobre todo, el coste que conlleva cualquier reclamación por infracción, especialmente cuando implica litigar en distintos países. Por ello, tanto las empresas como las autoridades y los propios ciudadanos debemos hacer todo lo posible para poner fin a este tipo de comportamientos mediante una cultura de respeto a la propiedad industrial e intelectual.
Alberto García López, octubre 2024
www.rma.legal