Aun a riesgo de simplificar las cosas podríamos decir que en el momento de crear (e intentar proteger/registrar) una marca, se reproduce el conflicto entre aquellos (muchas veces, gentes del mundo del marketing) que prefieren un denominación que “explique” algo sobre el producto, y aquellos (gentes de leyes) preocupados por superar las prohibiciones de registro que precisamente intentan evitar que se monopolicen las indicaciones genéricas o descriptivas.
Y es que uno de los primeros obstáculos que una marca deberá superar para ser registrada son las llamadas prohibiciones absolutas de registro (relacionadas con la propia composición del signo), y después podrán venir otros por la preexistencia de marcas idénticas o similares de terceros. Una carrera de fondo.
Centrados en el primer supuesto, esto es la prohibición de registrar marcas genéricas o descriptivas de los productos/servicios para los cuales se pretenda tal registro, resulta conveniente tener en cuenta que esta exigencia se mantiene a lo largo de toda la vida de la marca, de modo que una marca inicialmente válida puede llegar a caducarse si se vulgariza, por la percepción que de ella tenga el mercado y por la acción/pasividad de su titular.
Ello aconseja estar especialmente vigilantes de cómo evoluciona el mercado, las lenguas, las costumbres, advertir cualquier peligro que pueda afectar a la validez de la marca y paliarlo si está en nuestras manos. Ya escribimos hace poco un post sobre el caso de la caducidad de la marca Aftersun.
Cuando se trata de marcas de la Unión Europea, con tratamiento unitario y alcance por tanto en todos los países de la Unión, la calificación de lo que es genérico o descriptivo depende del significado (o la evocación) que ese concreto signo pueda tener para el “público pertinente” en cualquiera de los 28 países de la UE. Esto complica ciertamente el proceso de elección de marca, y también su propia vida una vez concedida, mucho más que en el caso de una marca nacional. Esta perspectiva debe pues incorporarse en el asesoramiento necesario para asegurar la efectividad de la inversión que supone la creación y protección de una marca. Pero es una tarea compleja y en ocasiones costosa, y con un resultado no siempre asegurado, pues uno no siempre puede conocer todos los obstáculos con que esa marca se podrá encontrar durante su tramitación, y también después a lo largo de su vida legal.
Relacionada con esta prohibición, ayer se dictó la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en una demanda de caducidad de la marca de la Unión Europea “Spinning”, denominación hoy popularizada, que se había solicitado en 1996 para distinguir “equipos de ejercicio físico» (productos en clase 28) y “entrenamiento con ejercicio físico» (servicios en clase 41), entre otras clases, accediendo al registro sin aparente dificultad.
La demanda se presentó ante la Oficina de marcas (EUIPO) en 2012, y fue estimada al considerar acreditado que el término «spinning» con el tiempo se había convertido en la República Checa en la designación usual de un tipo de «entrenamiento con ejercicio físico» y de los «equipos de ejercicio físico», y que el titular no habría realizado una actividad suficiente en dicho país para proteger la distintividad de su marca. Así pues, la marca “Spinning” se declaró caducada para tales productos y servicios.
El asunto llegó al Tribunal General, y en su resolución de ayer empieza por recordar que, conforme al tratamiento unitario y protección uniforme de las marcas de la Unión Europea, basta que se acredite que la marca ha devenido genérica en un solo país de la Unión para que se proceda a su caducidad. Sin embargo, y por lo que hace referencia a la relevante determinación de cuál es el “público pertinente” a considerar para apreciar tal genericidad, el Tribunal declara que la Oficina se equivocó cuando a tal fin analizó únicamente la percepción de los usuarios finales, y no la de los profesionales que regentan gimnasios, establecimientos deportivos y centros de rehabilitación, que según el titular de la marca son los que adquieren sus bicicletas estáticas y también los que ejercen una influencia determinante en la elección de los servicios de ejercicio físico. La Oficina había descartado considerar este colectivo por entender que los mercados del «entrenamiento con ejercicio físico» y de los «equipos de ejercicio físico» no presentan características especiales que exijan tomar en consideración su percepción.
Así pues el Tribunal General anula la resolución de la EUIPO, y el caso deberá volver a enjuiciarse bajo esa perspectiva.
Seguiremos atentos para ver cómo se resuelve finalmente este asunto.