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Una consulta recurrente, la de nuestro t\u00edtulo.<\/p>\n
Hace poco hemos conocido la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE<\/a> resolviendo una cuesti\u00f3n prejudicial planteada por el Tribunal Supremo espa\u00f1ol en torno al uso referencial de marca ajen<\/em>a.<\/p>\n Se plante\u00f3 a ra\u00edz de una demanda presentada en 2010 por INDITEX, por infracci\u00f3n de su marca renombrada ZARA<\/strong>, contra la firma Buongiorno MyAlert, que prestaba servicios de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de Internet y de telefon\u00eda m\u00f3vil. Esta compa\u00f1\u00eda ofrec\u00eda un sorteo para nuevos suscriptores con un premio en met\u00e1lico, anunciando que pod\u00edan gastarse en una tarjeta regalo de Zara, marca \u00e9sta que se reproduc\u00eda en web tanto en versi\u00f3n denominativa como formando parte de una supuesta tarjeta regalo. En definitiva, un uso como reclamo.<\/p>\n INDITEX ha visto hasta la fecha desestimadas sus pretensiones en todas las instancias (principalmente por considerarse que no se ha infringido su marca renombrada) en un procedimiento complejo (cuyo an\u00e1lisis merecer\u00eda un post propio) donde la \u00faltima palabra la tendr\u00e1 ahora el Tribunal Supremo. La demandada siempre sostuvo, adem\u00e1s de la inexistencia de infracci\u00f3n, que hac\u00eda un uso referencial necesario de la marca Zara que no pod\u00eda impedirse (seg\u00fan art.37 Ley de Marcas, \u201climitaciones al derecho de marcas\u201d), lo que fue rechazado en primera instancia y no volvi\u00f3 a tratarse en las instancias superiores.<\/p>\n Y el caso podr\u00eda acabar dando un vuelco<\/strong>, a pesar de la complejidad t\u00e9cnica que presenta la tramitaci\u00f3n de una casaci\u00f3n (en este caso, planteada \u00fanicamente en torno al concepto de \u201cmarca renombrada\u201d del art. 34.2.c) LM), y que se acabe concluyendo que Buongiorno no pod\u00eda utilizar la marca Zara en ese contexto de reclamo para la captaci\u00f3n de nuevos suscriptores, por considerarse un uso no justificado e infractor de la marca de moda gallega[1]<\/a>.<\/p>\n El caso Zara ha avivado el debate en torno al uso referencial de una marca ajena<\/strong> y si es posible o no, o en qu\u00e9 circunstancias, usarla de manera leg\u00edtima.<\/p>\n Este es el pretexto de nuestro post<\/strong>, si bien nos centraremos \u00fanicamente en el contexto de la Ley de marcas, siendo conscientes de que existen muchos otros \u00e1mbitos en que este debate se puede plantear (Google ads, publicidad comparativa, product placement en el audiovisual, la parodia, etc), que no descartamos abordar en otro estudio.<\/p>\n Como es sabido, el registro de una marca confiere un<\/strong> derecho exclusivo<\/strong>, otorgando a su titular la facultad de impedir a un tercero que use un signo id\u00e9ntico o similar para productos o servicios id\u00e9nticos o similares propios cuando se genere confusi\u00f3n en el mercado.<\/p>\n Ser\u00eda esta la infracci\u00f3n marcaria t\u00edpica.<\/p>\n Especial relevancia tiene pues el principio de especialidad<\/strong>, esto es, el derecho se proyecta sobre los concretos productos\/servicios para los que la marca est\u00e1 registrada.<\/p>\n Si la marca en cuesti\u00f3n, adem\u00e1s, es renombrada<\/strong>, puede entonces superarse el principio de especialidad<\/strong> y su titular impedir a terceros su uso incluso cuando es para productos o servicios muy distintos, siempre que con el uso del signo realizado sin justa causa, \u201cse obtenga una ventaja desleal del car\u00e1cter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho car\u00e1cter distintivo o dicho renombre\u201d<\/em><\/p>\n Pero este derecho de exclusiva no es absoluto<\/strong>. Existen determinados supuestos en que el titular no puede impedir determinados usos de su marca por parte de tercero.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1les son?<\/p>\n En la Ley de Marcas<\/a> espa\u00f1ola (en id\u00e9ntico sentido, el Reglamento de la marca de la UE<\/a>) se prev\u00e9n 3 supuestos de usos<\/strong> que podr\u00edan considerarse leg\u00edtimos y que el titular de la marca no podr\u00eda impedir (art. 37 LM).<\/p>\n a) El uso por parte de una persona f\u00edsica de su nombre y direcci\u00f3n <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n Por ejemplo, si un tercero tuviera la marca registrada MART\u00cdNEZ para servicios jur\u00eddicos, no podr\u00eda a priori impedir que la autora de este post usara su nombre y apellido en el ejercicio de su actividad profesional para identificar su persona, mientras se haga, como despu\u00e9s veremos, de forma leal.<\/p>\n b) El uso de signos o indicaciones carentes de car\u00e1cter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geogr\u00e1fica, a la \u00e9poca de producci\u00f3n del producto o de la prestaci\u00f3n del servicio o a otras caracter\u00edsticas del producto o servicio.<\/strong><\/em><\/p>\n Se permitir\u00eda as\u00ed usar un signo coincidente con una marca ajena cuando se hace no como marca sino como una indicaci\u00f3n descriptiva de alguna caracter\u00edstica del producto propio. <\/strong>Esto se da habitualmente respecto de marcas que, si bien han sido concedidas, tienen un componente descriptivo bastante fuerte, y con ello un derecho de exclusiva m\u00e1s limitado.<\/p>\n Por ejemplo (inventado), el titular de una marca \u201cfresh\u201d para calzado no podr\u00eda a priori impedir que un competidor usara la expresi\u00f3n \u201cfresh\u201d en la publicidad de sus zapatos de marca X para indicar que son frescos, o la sensaci\u00f3n de llevarlos. No se est\u00e1 utilizando propiamente la marca ajena sino un signo descriptivo de una caracter\u00edstica del producto, coincidente con una marca ajena.<\/p>\n c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.<\/em><\/strong><\/p>\n Este apartado se estar\u00eda refiriendo a los usos referenciales de marcas ajenas<\/strong>, que en determinadas circunstancias tambi\u00e9n estar\u00edan permitidos.<\/p>\n Y todo ello, acaba el art\u00edculo, siempre que cualquiera de esos usos sean conformes a las pr\u00e1cticas leales en materia industrial y comercial<\/strong>, recordando la jurisprudencia comunitaria[2]<\/a> que no lo ser\u00e1n cuando, por ejemplo:<\/p>\n \u2013 puede inducir a pensar que existe un v\u00ednculo comercial entre el tercero y el titular de la marca;<\/em><\/p>\n \u2013 afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su car\u00e1cter distintivo o de su reputaci\u00f3n;<\/em><\/p>\n \u2013 desacredita o denigra dicha marca,<\/em><\/p>\n \u2013 el tercero presenta su producto como imitaci\u00f3n o r\u00e9plica del producto que lleva la marca ajena.<\/em><\/p>\n No basta pues que concurran cualquiera de los presupuestos de los apartados a, b o c del art. 37 LM sino que en \u00faltima instancia deber\u00e1 ser un uso leal<\/strong>,\u00a0 a valorar en cada caso, seg\u00fan las circunstancias.<\/p>\n Por tanto limitaciones s\u00ed, pero en supuestos concretos y con la lealtad como bandera.<\/strong><\/p>\n Nos centramos ahora en el tercer supuesto, (aptdo c) art. 37 LM), que debe entenderse precisamente como eso, por una cita o referencia expl\u00edcita a una marca ajena, no para distinguir servicios y productos propios sino, a lo sumo, en su promoci\u00f3n u ofrecimiento.<\/p>\n Para ser gr\u00e1ficos, es el caso del uso de la marca ZARA para referirse al bono regalo como reclamo para nuevos suscriptores que\u00a0motiva el presente post.<\/p>\n Esta limitaci\u00f3n con el redactado actual del art. 37.1.c) LM (trasposici\u00f3n del art. 6.1.c) de la Directiva 2008\/95\/CE) entr\u00f3 en vigor el 14\/1\/19 (tras la trasposici\u00f3n de la nueva Directiva 2015\/2436<\/a> y en particular su art. 14.1c). Para m\u00e1s facilidad, insertamos el texto anterior y, de nuevo, el actual:<\/p>\n \u201cUna marca no permitir\u00e1 a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico:<\/em><\/p>\n [Texto actual]<\/p>\n [Texto anterior]<\/p>\n La novedad es pues el a\u00f1adido subrayado que parece que abre el abanico de posibilidades en que se puede hacer un uso referencial de marca ajena[3]<\/a>.<\/p>\n La limitaci\u00f3n referida a las piezas de recambio, en los que el uso de la marca ajena debe presentarse como necesario o justificado para indicar el destino del producto o servicio, que permitir\u00eda por ejemplo al fabricante de una impresora indicar en su publicidad que es compatible\u00a0con cartuchos de la marca X, no ofrece muchas dudas en su interpretaci\u00f3n.<\/p>\n Pero la cuesti\u00f3n que plante\u00f3 el Tribunal Supremo en el caso Zara, donde la demandada aleg\u00f3 que hac\u00eda un uso referencial de la marca Zara l\u00edcito, es: el art. 37 LM (o mejor, la Directiva que lo inspira) \u00bfse ha modificado y actualmente es m\u00e1s permisivo, previendo nuevos usos l\u00edcitos? O no ha habido una modificaci\u00f3n sustancial y ya estaba contemplado antes?<\/p>\n Pues bien, en resumen, el TJUE, ha considerado que el redactado anterior del art. 6.1.c) de la Directiva 2008\/95\/CE \u201c<\/strong>se refiere a un uso de la marca en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico por un tercero, conforme a las pr\u00e1cticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n Por ello, debemos concluir que antes era m\u00e1s restrictivo, y m\u00e1s favorable al titular de la marca, que actualmente.<\/p>\n Y esto puede acabar favoreciendo a Inditex pues a los hechos que se enjuician en el procedimiento de referencia les es de aplicaci\u00f3n aquel primer redactado, y como el propio Supremo manifest\u00f3 expresamente al plantear la cuesti\u00f3n prejudicial<\/a>, la conducta realizada por Buongiorno \u201cpodr\u00eda encajar mejor en la dicci\u00f3n actual<\/em>\u201d del precepto, esto es, que en el momento de los hechos, y con la ley aplicable entonces, su actuaci\u00f3n podr\u00eda no ser admisible. Pero para llegar ah\u00ed, se deber\u00e1n superar\u00a0varios pasos en el recurso de casaci\u00f3n\u2026<\/p>\n Estaremos pendientes de la resoluci\u00f3n final, pues el Tribunal Supremo tiene la \u00faltima palabra.<\/p>\n Pero a los efectos de este post, la realidad es que el actual art. 37.1.c) LM deja a priori abierta la posibilidad de usar referencialmente una marca ajena de forma l\u00edcita en m\u00e1s supuestos que antes, siempre y cuando, recordemos, resulte ser leal.<\/p>\n En definitiva, no todo uso de marca ajena es ilegal, hay margen para la utilizaci\u00f3n leg\u00edtima, pero habr\u00e1 que atender al caso concreto y ver de qu\u00e9 forma la marca en cualquiera de sus funciones (distintiva, publicitaria, condensadora de renombre) puede resultar o no perjudicada y si ese uso es o no leal.<\/p>\n Rosa Mart\u00ednez Brines, enero 2024<\/span><\/p>\n www.rma.legal<\/span><\/strong><\/p>\n —-<\/p>\n [1]<\/a> La cuesti\u00f3n prejudicial se ha planteado, en palabras del Tribunal Supremo, \u201cpara el caso en que, como consecuencia de prosperar el motivo de casaci\u00f3n, basado en la infracci\u00f3n del art. 34.2.c) LM, hubiera que entrar a revisar si concurr\u00eda el l\u00edmite a los efectos de la marca previsto en el art. 37.c) LM\u201d.<\/em><\/p>\n\n
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