¿ES NECESARIO USAR LAS MARCAS DE LA UE EN ESPAÑA PARA PRESENTAR OPOSICIONES ANTE LA OEPM?

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  • Una Sentencia cuanto menos polémica

El pasado 28 de junio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, Sala de lo Contencioso, dictó una Sentencia (Recurso 224/2021) que puede afectar a cómo debe entenderse el alcance de la protección de las Marcas de la Unión Europea en España. Las conclusiones que pueden extraerse de esta Sentencia son importantes, por lo que, a pesar de haber coincidido con el periodo estival, ha suscitado comentarios de varios expertos.

  • Los Hechos del caso

En concreto, la Sentencia se pronuncia sobre el registro de la marca nacional gráfico denominativa No. 4048217 PRINZ en la clase 30, de la empresa española Establiments Viena, S.A., frente a la que había interpuesto oposición la empresa holandesa Princess Holding (Rotterndam) B.V. en base a su Marca de la Unión Europea No. 009020637 PRINCES en las clases 29, 30 y 32.

La marca española fue inicialmente concedida y posteriormente denegada en fase de alzada, siendo sobre esta segunda resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) sobre la que se ha pronunciado el TSJ.

Durante el procedimiento de oposición, la oponente fue requerida para presentar prueba de uso de su Marca de la Unión Europea PRINCES en virtud de lo establecido en el artículo 21.3 de nuestra Ley de Marcas, en relación con su artículo 39.1, según el cual:

  1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso

La OEPM entendió que este uso quedaba acreditado a nivel europeo, aunque solo para ‘carne’ (clase 30), en virtud de las pruebas de uso presentadas en Polonia, Países Bajos y Reino Unidos (válidas en el periodo relevante a pesar del Brexit).

  • Interpretación del TSJ del Art. 39.1 LM

La parte más relevante de la Sentencia comentada es la interpretación que el TSJ de Madrid hace de esta prueba de uso y del artículo 39.1, al indicar que exige que el titular de la Marca de la Unión Europea anterior acredite su “uso efectivo en España, no siendo suficiente el uso en otros países de la Unión Europea si falta en el nuestro.

Hemos visto que, en el caso de la Marca de la Unión Europea PRINCES, las pruebas de uso hacían solo referencia a Polonia, Países Bajos y Reino Unidos. Por ello, al no haberse probado su uso en España de forma específica, la oposición carecía de una marca prioritaria en la que fundamentarse y debía rechazarse.

La repercusión de este tipo de sentencias puede ir más allá del caso concreto que resuelven, afectando a futuras resoluciones, por lo que merece la pena analizar el alcance de esta interpretación de la Ley española.

  • Comentarios sobre la Sentencia y de la Jurisprudencia del TJUE

Lo que en primer lugar llama la atención es que en su interpretación de los artículos 21.3 y 39.1 de la LM, el TSJ no parece haber tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 21.6 de esta misma Ley:

  1. Los apartados 3 [el relativo a la obligación de probar el uso efectivo de la marca oponente], 4 y 5 del presente artículo serán también de aplicación cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

La Sentencia también parece contradecir la interpretación que el Tribunal General de la EU ha hecho del artículo 18 del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea relativo a la “obligación de uso de las marcas”. Según la jurisprudencia mayoritaria, para cumplir con la obligación de uso de una Marca de la Unión Europea no es necesario utilizarla en todos los países de la Unión.

A modo de ejemplo, según la sentencia del caso Leno Merken (C‑149/11) las fronteras del territorio de los Estados miembros no son un factor que debe tomarse en consideración a la hora de determinar si existe “un uso efectivo en la UE”. Por otro lado, de acuerdo con la Sentencia del caso INTAS/INDAS (T‑380/18), lo relevante es que exista un uso real y efectivo en una parte sustancial de la Unión. Además, en determinados casos el uso real y efectivo de una Marca de la Unión Europea en un único país puede llegar a suponer un uso válido en toda la Unión, como ya explicamos en nuestro post de noviembre de 2018, sobre el caso Merck/ Flexagil (T-831/17).

  • Conclusiones

Por lo tanto, la prueba aportada en Polonia, Países Bajos y Reino Unidos por Princess Holding debía entenderse como suficiente para probar el uso de la Marca de la Unión Europea PRINCES a nivel de toda la Unión Europea; y debido al carácter unitario de las Marcas de la Unión Europea hace que la misma tenga plena validez en España, aunque no exista un uso real y efectivo en el mismo.

Nos parece, por tanto, una desafortunada aplicación de la normativa, tanto nacional como europea, que el TSJ haya considerado que “la marca prioritaria es inoponible” por no haberse usado en España. Esto parece suponer la limitación de un derecho de alcance europeo -la capacidad de oponerse a registros de marca nacional en base a una Marca de la Unión Europea cuyo uso a nivel del conjunto de la Unión ha quedado acreditado- en base a la aplicación de una norma de carácter nacional, la Ley de Marcas, que exigiría ir más allá y probar el uso especifico en España.

Si este criterio fuese adoptado por todas las Oficinas de Marcas y Tribunales nacionales, esta obligación de uso en países concretos para presentar oposición contra marcas nacionales se podría extender a todos los titulares de Marcas de la Unión Europea, lo que equivaldría a imponer la misma gran carga que el TJUE está tratando de evitar.

En el momento de escribir estos comentarios desconocemos si la Sentencia analizada ha sido recurrida, pero entendemos que sería deseable que la interpretación que hace del artículo 39.1 LM fuese revisada por Tribunales superiores, ya que puede afectar a la capacidad de miles de titulares de Marcas de la Unión Europea si quieren  valer sus derechos en nuestro país.

Alberto García López, septiembre 2022

RMA Romaní Martínez Alner

 

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