MARCAS « QUE INDUCEN A ERROR ». ORO PARECE, PLÁTANO ES.

hexagon red

  • Las marcas engañosas.

El registro de una marca no es siempre un camino sencillo, puede haber varios obstáculos a superar. Primero, que no incurra en una prohibición absoluta de registro; segundo, que no sea confundible con un derecho anterior (prohibiciones relativas).

Pues bien, entre las prohibiciones absolutas, además de las más comunes referidas a marcas genéricas, o descriptivas, están las marcas susceptibles de inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio  (art. 7.1 g) del Reglamento de la marca de la Unión Europea RMUE y art. 5.1g) de la Ley de Marcas española). Lo que comúnmente llamamos “marcas engañosas”.

Este error en el consumidor puede darse bien en el momento mismo de solicitarse la marca, bien después pero ya a consecuencia del uso que se haya hecho de la misma en el mercado, pudiendo canalizarse según el caso por vías distintas:

– en el primero, durante la propia tramitación administrativa de la marca o por acción de nulidad posterior, con el efecto de que el registro nunca llegó a existir (art. 59.1.a) RMUE y art. 51.1.a) LM);

– y en el segundo, por vía de acción de caducidad, de manera que el registro deja de surtir efectos desde el momento en que se declara tal caducidad (art. 58.1.c) RMUE y 54.1.c) LM).

La diferencia es relevante pues en el primero de los casos deberá atenderse únicamente a las características intrínsecas de la marca concurrentes en el momento de su solicitud, analizándose en particular si existe contradicción entre el mensaje que aquella lanza y los productos o servicios reivindicados. Y en el segundo podrán considerarse otras circunstancias fácticas posteriores, en particular relacionadas ya con el uso de la marca. Y debemos recordar que en las marcas engañosas no cabe su subsanación por la vía del “secondary meaning” (o distintividad adquirida de la marca) que sí puede invocarse ante marcas a priori genéricas o descriptivas.

 

  • La marca “LA IRLANDESA” para productos alimenticios ¿con origen irlandés… o no?

Todo esto se analiza en el interesante caso que ya viene de lejos de la marca de la UE 012043436 “La irlandesa 1943” (y diseño), solicitada en 2013 por la compañía española Hijos de Moisés Rodríguez González S.A. para “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; Extractos de carne; Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas; Huevos; Leche y productos lácteos; Aceites y grasas comestibles” en la clase 29.

la irlandesa

La titular había sido durante muchos años distribuidora exclusiva en España de una compañía irlandesa, comercializando en particular una mantequilla con tal procedencia, pero ya habían cesado las relaciones cuando se solicitó la marca. De hecho, la titular tiene marcas anteriores registradas para específicamente “mantequilla” solicitadas durante la vigencia de la relación.

La pregunta es: con estos elementos de que se dispone, ¿debe declararse nula la marca por poder inducir a error a los consumidores respecto del origen geográfico del producto?

Esto es lo que el Gobierno de Irlanda y la compañía irlandesa plantearon ante la Oficina de Marcas de la Unión Europea con sede en Alicante, la EUIPO. Y recalcamos, con el ánimo de ser rigurosos, que este es un caso puramente registral que afecta a esta única marca solicitada hace 9 años, con unas conclusiones que no pueden necesariamente extrapolarse a esas otras marcas “La Irlandesa” que el titular tiene válidamente registradas para “mantequilla” y “mantequilla con origen Irlanda”, como tampoco a su uso actual en el mercado, cuyas circunstancias ignoramos pero que tampoco se ha enjuiciado aquí.

la irlandesa 2

Volviendo al caso, la nulidad fue rechazada inicialmente, pero la Gran Sala de Recursos de la EUIPO dio la razón a los demandantes y anuló la marca por considerar que efectivamente podía inducir a error a los consumidores sobre todo por el hecho de no tener ya su titular relaciones comerciales con la empresa irlandesa, y por tanto ser susceptible de ofrecer productos sin ese origen geográfico (considera probado que se vendieron posteriormente productos con otro origen).

 

  • El Tribunal General sentencia: la marca no era engañosa cuando se solicitó.

Pero la sentencia del Tribunal General dictada el pasado 29/6/22 da un nuevo enfoque al caso, en cuanto a su fundamentación. Y tras concluir que efectivamente el consumidor hispanohablante vinculará dicha marca con Irlanda (por la denominación, pero también por el color verde empleado), rechaza que el signo indujese a error en el momento de su solicitud por varios motivos:

  • Recuerda que en acciones de nulidad, a diferencia de la caducidad, la única fecha pertinente es la de la solicitud de la marca, y los elementos posteriores solo pueden tomarse en consideración en la medida en que afecten a la situación existente en esa fecha;
  • La prohibición debe concentrarse en la existencia “de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor”;
  • Debe procederse a una comparativa entre marca tal como se ha solicitado y los productos/servicios para ver si hay una contradicción que haga creer al consumidor objetivo que estos poseen ciertas características, que de hecho no poseen;
  • No debe atenderse a otras circunstancias de hecho coetáneas o anteriores, como, por ejemplo, en este caso, al hecho de que, una vez finalizada esta relación comercial en 2011, la titular de la marca siguió vendiendo productos con marcas que incluían las palabras «la» e «irlandesa», a pesar de que ya no eran de origen irlandés;

Concluye por tanto que la Gran Sala de Recurso se equivocó en la valoración de la prueba, y que el signo no inducía a error en la fecha de la solicitud pues entre la descripción de los productos no se incluye ninguna referencia al origen geográfico del producto, por tanto, a priori, puede abarcar productos que tengan un origen irlandés.

 

  • Pero…se solicitó de mala fe.

Sin embargo, la aparente “victoria” no es tal, pues también se había invocado como segunda causa de nulidad que la marca se había solicitado de mala fe (art. 59. 1 b) RMUE).

Y ahí el Tribunal General sí que concluye en la misma línea que la Gran Sala de Recurso, valorando los hechos coetáneos y los inmediatamente anteriores y posteriores a la solicitud de la marca que en cambio había descartado para analizar la anterior prohibición, y apreciando, entre otros:

– que la titular de la marca una vez que “extendió el uso de la marca controvertida a productos distintos de la mantequilla de origen irlandés, los consumidores hispanoparlantes (…) podían verse inducidos a error en cuanto a la procedencia geográfica de tales productos”  y

– que “había adoptado una estrategia comercial de asociación con las marcas que incluían el elemento «la irlandesa» vinculadas a su antigua relación comercial con la coadyuvante (…) con el fin de seguir beneficiándose de esa relación terminada y de las marcas vinculadas a la misma “.

Por tanto, se acaba confirmando la nulidad de la marca, pero no por engañosa, sino por mala fe en la solicitud.

 

  • ¿Y ahora qué?

Como decíamos este caso afecta a un concreto registro de marca para unos determinados productos cuando la compañía es titular de otras marcas válidamente registradas.

Ignoramos si se ha cuestionado además su uso en el mercado, y por ello nos parece aventurado afirmar, como algún titular que se ha hecho eco de la sentencia sugiere, que deberá dejar de hacerlo, porque la denegación de un registro por sí solo no es motivo para dejar de usar una marca.

Un caso interesante que recuerda los criterios a seguir para evaluar la concurrencia de esta prohibición absoluta de registro, cuyos contornos no siempre están claros, que seguiremos de cerca. A la vista de la complejidad e intensidad del debate y de los alegatos de cada parte, probablemente no acabe aquí.

Rosa Martínez Brines, julio 2022

RMA Romaní Martínez Alner

Comments are closed.