LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO … Y ESCRIBIRLO BIEN.

 

 

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Durante el confinamiento (esperemos que el primero y último) hemos tenido en el despacho un asunto que, si bien no sé si calificarlo de curioso, sí que sirve para destacar la importancia que tienen los pequeños detalles.

Aquí tenéis los antecedentes necesarios para conocer la historia, guardando eso sí la confidencialidad de los protagonistas.

Un cliente lleva comercializando en un mercado exterior, desde hace años y con éxito considerable, un determinado producto. Con pleno conocimiento, el cliente nunca llegó a registrar la marca que lo identificaba. No actuó así por ignorancia ni por amor al riesgo sino porque, al parecer, existe cierta práctica en su sector de registrar únicamente la “marca de fábrica” pero no las marcas que se utilizan para identificar concretos productos (es como si SEAT registrara sólo esa marca y no IBIZA, LEON, ARONA, …). Hemos de tener presente que se trata de un sector en el que cada año se lanzan diferentes productos.

Pues bien, el cliente se levanta un día con la desagradable sorpresa de un requerimiento del titular de una marca registrada recientemente y que resulta ser idéntica a la que él venía utilizando y para los mismos productos. El amable requirente le instaba a que dejara de utilizar la marca o se atuviera a las consecuencias…

Aunque este “problema” solo afectaba a un país, de facto se le convertía en un problema global, ya que resultaba extremadamente complicado a diferentes niveles identificar un mismo producto con diferentes marcas según el país en que se comercializara, lo que implicaba que o bien renunciaba a ese mercado o, si cambiaba de marca en ese país, el cambio debería ser mundial, con los problemas de comunicación y los costes económicos que ello conllevaba.

En un primer análisis, los argumentos de defensa que el cliente tenía no parecían demasiados ni contundentes.

Al margen de que todavía no había transcurrido el tiempo necesario para poder exigir al titular de la marca que probara que la estaba utilizando, todo parecía indicar que efectivamente era así.

Anular el registro resultaba igualmente complicado porque, de acuerdo con la legislación nacional, el uso extrarregistral previo por parte de nuestro cliente no era suficiente.

¿Mala fe del tercero al solicitar la marca? Uf, tampoco parecía demasiado clara esa opción, el titular de la marca registrada no tendría excesivas dificultades para justificar que se trataba de una mera casualidad.

Habría que darle más vueltas al asunto. Y mirando, mirando, mirando, nos dimos cuenta de un pequeño detalle. La marca parecía estar registrada correctamente pero sólo lo parecía. El producto contrario era relativamente técnico y la denominación comercial que tenía ese producto había llevado a registrarlo en una clase y para unos productos que no eran realmente para los que se estaba utilizando.

Para l@s que no lo sepáis, cuando se solicita una marca se ha de indicar para qué concretos productos o servicios se solicita el registro (zapatos, asesoría contable, tractores, …). Pues bien, en este caso, el contrario había cometido un pequeño error, había registrado la marca para unos productos que se podían parecer a los suyos, pero no eran exactamente esos. Por poneros un ejemplo, es como si alguien que comercializa zapatos de protección hubiera registrado la marca para zapatos. Los productos se parecen (son ambos zapatos) pero, a efectos del registro de marcas, se encuentran en dos clases diferentes.

A partir de ese error, pudimos construir una estructura jurídica de defensa que nos permitiera mejorar la posición del cliente. Como comprenderéis no es este el lugar para explicar la estrategia jurídica desarrollada… Si tenéis un problema parecido y os pasáis por nuestras oficinas, igual podemos comentarla.

Con toda esta historia, lo que queríamos destacar es que, a veces, “pequeños” detalles a los que en muchas ocasiones no se les da importancia e incluso se minusvalora, como puede ser clasificar correctamente los productos o servicios para los que se solicita el registro de una marca, pueden acabar siendo muy relevantes.

De ahí que, en derecho de marcas, sea casi tan importante llamarse Ernesto como saber escribirlo bien.

 

 

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