¡DEBES USAR TU MARCA REGISTRADA! PERO, ¿SABES CÓMO?

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Efectivamente, cuando logramos registrar una marca ante la Oficina correspondiente (como marca española o de la Unión europea), además de obtener un derecho de exclusiva durante 10 años (indefinidamente renovables) que nos faculta para impedir el uso de una marca idéntica o similar generadora de confusión,  ello impone al titular una carga cuyo alcance y contenido no siempre es conocido.

Nos referimos a la exigencia de su uso en el mercado. El sistema no quiere marcas “sin vida”, habida cuenta de que, a diferencia de cualquier otro derecho de propiedad industrial (diseño, patente), su derecho puede ser prorrogado ilimitadamente. Es por tanto una servidumbre, que alcanza pleno sentido.

Que las marcas se solicitan y registran porque su titular tiene un hipotético interés en utilizarlas en el mercado parece una obviedad. Pero no es tan obvio qué se entiende exactamente por “usarla”, y no saberlo puede producir desastrosos efectos, y entre ellos, el más grave, la posibilidad de perder la marca.

Así pues, ¿cómo debe interpretarse (y ejecutarse) esta exigencia de uso?

Una vez que es concedido el registro de una marca, la Ley confiere a su titular un plazo de cinco años para utilizarla en el territorio relevante. Quiero ello decir que tenemos un tiempo más que razonable para emprender su uso en el mercado, un tiempo durante el cual podemos ejercer nuestro derecho de exclusiva frente a terceros pero nadie puede cuestionar o atacar la validez de nuestro registro por falta de uso. Tal falta de uso no tiene consecuencias prácticas.

Pero pasados esos cinco años, si no la hemos utilizado en la forma legalmente exigida, nuestra marca deja de ser inatacable y corre peligro. En efecto, si nos oponemos con base en tal marca registrada a una nueva solicitud de marca de un tercero, éste nos podrá exigir prueba de uso en el propio procedimiento ante la Oficina, y si no aportamos tal prueba, se rechazará nuestra oposición. Pero también nos puede venir de vuelta una acción o demanda de caducidad por falta de uso frente a la que será imposible defenderse: no podremos probar su uso y perderemos el derecho sobre la marca, pues el registro será cancelado.

La falta total de uso de una marca no plantea ningún problema de interpretación. Si no se ha usado de ninguna manera, se corre ese riesgo, y conviene saberlo antes de lanzarse a requerir a terceros.

El problema se plantea cuando sí se ha usado, pero no en la forma exigida legalmente, pues nos adentramos en una zona gris con consecuencias a veces imprevisibles y ya sometidas a la interpretación subjetiva que puedan hacer Oficinas de marcas y Tribunales.

En primer lugar, si tenemos en cuenta que la marca se solicita por clases, según los productos o servicios que se quiera distinguir con ella, se ha de usar para todos los productos y servicios para los que se solicitó. Si sólo se utiliza en una clase, o para algunos productos, existe la posibilidad de que se caduque parcialmente. De ahí la conveniencia de ajustar el registro a aquello que realmente vamos a utilizar a corto o medio plazo, y si no se hace así, de ser conscientes de lo que puede suceder.

En segundo lugar, la marca debe usarse de forma “efectiva”, esto es, ha de ser un uso serio y real en el mercado, y con el fin que le es propio, de distinguir realmente los productos y servicios para los que se concedió. Usos meramente publicitarios o en Internet (salvo que se acredite que son preparatorios del uso inminente)  no siempre son “usos” a tales efectos, debe haber un mercado de tales productos y servicios. Y la exigencia de uso, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, se modulará en concordancia con la naturaleza de aquellos. No se puede exigir la misma presencia o facturación a productos de venta masiva como los alimenticios que a productos estacionales o exclusivos con ventas limitadas, salvo que lo podamos justificar. El uso, además, ha de proyectarse en el territorio relevante. Si nos hallamos ante una marca de la Unión Europea, y pese a seguir existiendo debate al respecto, de momento  los Tribunales no descartan la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el mercado de productos o servicios de una marca de la Unión pueda circunscribirse al territorio de un único Estado.

En cualquier caso, la prueba de uso debe aportarla el titular.

En tercer lugar, la marca debe usarse en la forma en que se ha registrado o en una forma “que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.”

La Ley por tanto permite que la marca se use en una forma no idéntica a como está registrada, pero en una forma que no produzca una impresión muy distinta. Y ahí nos adentramos a veces en un terreno pantanoso pues no siempre es fácil determinar cuán distinta es o no y si se ha traspasado la línea.

Por ejemplo, si la marca se registró de forma gráfico denominativa, con un logo característico, y ese logo con el tiempo en la práctica se ha modernizado, o se sustituye por otro distinto, habrá que valorar si el logo nuevo se diferencia mucho del anterior y si la marca en su conjunto produce o no el mismo impacto o similar para el consumidor. Si nos parece que difiere bastante, no nos despistemos. Convendrá tramitar un nuevo registro de marca acorde a esa nueva imagen, porque ese nuevo uso podrá no convalidar el registro de la marca primigenia.

Hace poco comentábamos en nuestro blog el caso de la marca gráfica de Adidas consistente en tres bandas paralelas negras sobre fondo blanco, que acaba de ser denegada (sin ser firme). La Oficina europea de marcas consideró que Adidas no aportó prueba suficiente de su uso concreto, sino de bandas de otros colores sobre fondos de otros colores, lo cual era una variación sustancial de la marca inicial. No era un caso de caducidad por falta de uso pero las conclusiones son igualmente aplicables. Si nuestra marca lleva mucho tiempo registrada y hemos ido alterando su imagen en el mercado, convendrá analizar si hay que actualizar nuestra cartera de marcas pues nuestro derecho de exclusiva puede estar en peligro.

En cuarto lugar, la marca se considera también usada si la usa un tercero con nuestro consentimiento, así que si hemos concedido una licencia de uso, estamos cubiertos siempre y cuando se cumplan lógicamente las premisas anteriores.

Como vemos, la exigencia de uso es una piedra angular del sistema marcario, de ahí la necesidad no sólo de usar la marca en la forma exigida legalmente, sino, también, de poder probarlo. Es por ello muy conveniente recopilar periódicamente pruebas fehacientes y fechadas de tal uso (facturas, publicidad, catálogos con depósito legal) que en un momento dado se puedan aportar  a un procedimiento administrativo o en una acción de caducidad. Dejar para el último momento la búsqueda y ordenación de tal documentación puede ser tan arriesgado como la propia falta de uso.

Y esa prueba ha de ser relevante a tal fin. Ahí tenemos el reciente caso de la marca BIG MAC cuya caducidad por falta de uso en la UE se ha declarado por la División de Anulación de la Oficina de marcas de la UE con sede en Alicante (EUIPO) por considerar que la prueba aportada no permitía acreditar que dicha hamburguesa se había ofrecido realmente a la venta: a tal efecto se habían aportado tres declaraciones de los representantes de McDonald’s en Alemania, Francia y Reino Unido sobre cifras de ventas, packaging de las hamburguesas y materiales promocionales, impresiones de la web de McDonald’s en los distintos países de la UE en las que aparecía, entre otras hamburguesas, la denominada BigMac, e impresión de Wikipedia sobre dicha hamburguesa. Sin ánimo de cuestionar aquí la bondad o no del criterio seguido en la resolución (que se ha recurrido), lo que está claro es que aunque el uso sea una obviedad, se ha de probar de forma adecuada.

Y para concluir, si, para salvar todo lo anterior, nos sentimos tentados de volver a tramitar la solicitud de la misma marca que ya tenemos, para los mismos productos o servicios, con la intención de poner el contador a cero en cuanto a aquel plazo de cinco años, ahí tenemos a los Tribunales sentando que esto puede ser considerado como una solicitud “de mala fe”. Es el reciente caso de la marca de la UE “Monopoly”, cuyo titular había replicado en una reciente nueva solicitud la marca registrada en 1998, para los mismos productos y añadiendo nuevos. La nueva marca se acaba de anular para los productos ya cubiertos por la anterior por considerar que se había solicitado de mala fe y con la finalidad de “extender fraudulentamente el período de gracia de 5 años” y eludir la carga de prueba de uso de la prioritaria

Tomemos pues conciencia del importante valor que puede representar una cartera de marcas, y seamos especialmente activos y diligentes en su gestión, no sólo cuando se conceden, sino a lo largo de toda su vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

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