¿SER O NO SER? ¡ESTA VEZ LE HA TOCADO A ADIDAS!

¿Tienen las tres bandas de Adidas la capacidad de ser una marca?

Es decir, ¿pueden las famosas barras paralelas cumplir la función de atribuir a unos ciertos productos una procedencia empresarial determinada, que permita a los consumidores distinguir esos productos de los de otras empresas? A primera vista, el que escribe les diría que sí… pero el Tribunal General de la UE (TGUE) acaba de decir que no en su Sentencia T-307/17, o al menos no en la forma en que la Marca de la Unión Europea No. 012442166 fue registrada:

3 bandas adidas

Porque, de hecho, Adidas es titular de otros registros europeos y nacionales en vigor que protegen distintas variaciones de estas tres bandas. Por lo tanto, son desacertados algunos titulares apocalípticos que hemos leído en los últimos días sobre el fin del monopolio de las 3 barras para la firma deportiva. La noticia versa única y exclusivamente sobre esta concreta representación gráfica: 3 bandas negras verticales sobre fondo blanco.

El autor de este ‘post’ se ve obligado a reconocer un posible conflicto de intereses: tengo varias prendas Adidas, por lo que puedo estar predispuesto a asociar dicha marca con una empresa determinada, como dice la Sentencia respecto de algunos consumidores de las encuestas aportadas en el procedimiento. Pero a nadie le puede caber duda de que se trata de un signo profusa e históricamente utilizado para prendas deportivas, y como tal reconocido por la mayoría de los consumidores.

O quizás no. O no en todas sus versiones, como nos dice el TGUE. Vayamos por pasos.

En mayo de 2014 Adidas obtuvo el registro ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) de una marca figurativa para productos de la clase 25 (calzado y prendas de vestir), con el logotipo reproducido anteriormente, el cual era descrito por la solicitante de la siguiente forma:

“La marca consiste en tres bandas equidistantes paralelas de igual anchura aplicadas al producto en cualquier dirección”.

No obstante, en junio de 2016 la División de Anulación de la EUIPO estimó la solicitud de nulidad de Shoe Branding Europe -empresa belga con la que Adidas se ha enfrentado por el registro de una marca de dos bandas- al entender que la marca carecía de carácter distintivo, tanto intrínseco como adquirido por el uso.

El recuso de Adidas contra esta resolución de nulidad fue rechazado por la Sala de Recursos en marzo de 2017 (R 1515/2016-2), dando lugar su impugnación a la reciente Sentencia de 19/6/19 caso T-307/17, que mantiene la cancelación de la marca por una falta total de carácter distintivo.

Adidas no negó en sus alegaciones la ausencia de un carácter distintivo intrínseco, pero en su lugar apostó muy fuerte por acreditar un carácter distintivo sobrevenido. La Sentencia habla de más de 12.000 (¡!) páginas de pruebas, incluyendo ejemplos de uso de la marca, datos relativos al volumen de negocio y comercialización, gastos de publicidad y patrocinio, estudios de mercado en los principales países de la UE y otras pruebas que no se especifican (doce mil páginas dan desde luego para mucho).

Las imágenes de la marca mostraban las tres bandas paralelas en distintas versiones, colores, tamaños e inclinaciones, dispuestas sobre todo tipo de productos, desde zapatillas a camisetas, pasando por bañadores y bolsas de deporte, si bien, como correctamente indica el TGUE, éstas últimas no son relevantes al no pertenecer a la clase 25 analizada.

Adidas justificó esta diversidad de representaciones en dos motivos: (i) por encontrarnos ante una “marca patrón” (pese a haber sido solicitada como figurativa) que puede reproducirse en dimensiones y proporciones diferentes en función de los productos sobre los que se aplica; y (ii) por la conocida como “ley de variantes autorizadas”, reconocida en la legislación y jurisprudencia de la EU, según la cual el uso de una marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la versión originalmente registrada también se considera un uso válido.

La Sentencia T-307/17 ha rechazado estas alegaciones. El primer argumento de Adidas ha sido descartado indicando simplemente que ni de la representación gráfica de la marca ni de la descripción que se incluyó en la solicitud se desprende que esté compuesta por una serie de elementos que se repiten regularmente. Por lo tanto, no nos encontramos ante una marca ‘patrón’, sino ante una marca ‘figurativa’ ordinaria.

Es sin embargo al desmontar el segundo argumento donde el Tribunal fija criterios que, de confirmarse, pueden tenerse en cuenta para casos futuros, ya que interpreta cómo debe aplicarse la “ley de variantes autorizadas”.

El TGUE parte de la base del artículo 18.1.(a) RMUE, que permite considerar que una marca está siendo efectivamente utilizada (tanto a los efectos de probar su uso efectivo como de su adquisición de una distintividad adquirida) cuando se aporta prueba del uso bajo una forma ligeramente diferente de aquella en la que la marca ha sido registrada. Dicho esto, la Sentencia nos recuerda a continuación que es necesario que estas diferencias afecten únicamente a elementos insignificantes que no alteren el carácter distintivo de la marca, de modo que las dos variantes se puedan considerar globalmente equivalentes.

Además, dicho criterio general debe interpretarse atendiendo a las características de la propia marca. En concreto, la Sentencia establece que “cuando se trata de una marca muy simple, incluso pequeñas modificaciones de dicha marca pueden constituir variaciones significativas, de modo que la forma modificada no podrá considerarse globalmente equivalente a la forma registrada de dicha marca. En efecto, cuanto más simple es una marca, menos posible es que tenga un carácter distintivo y más probable es que una modificación de esa marca afecte a una de sus características esenciales y altere de ese modo la percepción que de tal marca tiene el público relevante”.

En el caso que nos ocupa, Adidas no discutió la calificación de su marca como “muy simple”, realizada por la Sala de Recursos. Como consecuencia de esta ‘simplicidad’ no disputada, el Tribunal concluye que las distintas variaciones de colores, tamaños o inclinación de las famosas tres bandas paralelas no pueden considerarse globalmente equivalentes a la marca anulada. Por el contrario, nos encontramos ante signos distintos.

Reside aquí, en nuestra opinión, la clave de la Sentencia, ya que en base a esta conclusión el TGUE declara como irrelevante la gran mayoría de las pruebas aportadas. Reproducimos a continuación las imágenes seleccionadas por la Sala de Recursos como ejemplos representativos de la prueba de uso aportada por Adidas, para que se entienda mejor esta argumentación:

 

adidas

 

Ninguna de ellas muestra tres bandas negras sobre un fondo blanco (o al menos claro) en la forma en que fueron registradas, por lo que el Tribunal las considera como no relevantes. Lo mismo pasa con datos relativos al volumen de negocio y comercialización, gastos de publicidad y patrocinio o los estudios de mercado: toda esta información hace referencia a versiones de las tres bandas que, por variar en color, inclinación o proporciones, difieren significativamente de la marca registrada. Por lo tanto, al hacer referencia a signos que no son globalmente equivalentes, no pueden ser considerados.

Cuesta imaginar que esas 12.000 páginas de pruebas de uso no contuviesen ninguna versión de la marca tal y como se solicitó (se nos ocurren al menos un par de laureados equipos de fútbol de malla blanca que en algún momento la han lucido), pero la Sentencia no las menciona o al menos no las considera suficientes para acreditar una distintividad adquirida por el uso en el conjunto de la Unión Europea.

No hay duda de que el criterio expuesto por el Tribunal General es ciertamente opinable, pero si dicha doctrina llega a confirmarse procederá tomar postura. ¿Qué conclusiones debemos extraer?

La principal, que, al menos respecto de las marcas meramente figurativas, es fundamental solicitar las marcas tal y como van a ser usadas, y que es necesario que presentemos nuevos registros si los logotipos de nuestros productos o servicios evolucionan y dejamos de utilizar las versiones antiguas. De lo contrario corremos el riesgo de que sean anuladas por falta de uso.

Esto será especialmente importante cuando nuestras marcas sean sencillas, ya que en ellas cualquier mínima variación podrá entenderse como un signo nuevo. No nos servirían, por ejemplo, un uso en blanco y negro para marcas en color, o representaciones consistentes en un ‘negativo fotográfico’, que tradicionalmente se consideraban admitidas como un uso de marca válido.

Algunos pueden pensar que esta interpretación de la norma es excesiva. ¿Está entonces Adidas obligada a registrar todas las combinaciones de colores que usa para proteger su marca? La respuesta aún está en el aire. Veremos qué tipo de decisiones de la EUIPO genera con el tiempo esta doctrina o si es recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Lo que está claro es que la ‘ley de las variaciones autorizadas’ tiene sus límites, y que estos son muy estrictos para las marcas que puedan considerarse ‘sencillas’. Por lo tanto, deberán usarse tal y como han sido registradas, por muy famosas que sean, si no queremos que corran el riesgo de ser anuladas por falta de uso.

 

 

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