¿CÓMO PROTEGER TU DISEÑO?

 

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LEY DEL DISEÑO, PROPIEDAD INTELECTUAL, MARCAS… ¿WHAT ELSE?

El autor de un diseño, sea cual sea el objeto en que recaiga (moda, mobiliario urbano, iluminación, joyería, etc…) debe saber que existen distintas modalidades para su protección y algunas recomendaciones a seguir para lograr que todo su esfuerzo creador no caiga en saco roto o sea aprovechado indebidamente por un tercero.

De un lado, la normativa sobre Diseño (Ley 20/2003 de Diseño y Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios) permite registrar aquellas creaciones formales que presenten novedad y carácter singular respecto de aquello que ya ha sido divulgado con anterioridad, teniendo en cuenta el grado de libertad del creador. Si un diseño presenta a priori ambos caracteres, será altamente recomendable proceder a su registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (como diseño nacional) o ante la EUIPO (como diseño de la UE). Con ello se obtiene un derecho de exclusiva en España o en la UE durante un máximo de 25 años que permite prohibir a cualquier tercero la fabricación o comercialización de un diseño que no produzca una impresión general distinta para el usuario informado respecto del protegido.

Lámpara Milá                                                          Camper

 Ejemplo de diseños protegidos de Santa & Cole (autoría de Miguel Milá) y Camper.

Es importante saber que la propia divulgación que el autor (o un tercero autorizado) pueda realizar de su diseño en el mercado durante el año anterior a su solicitud de registro (por ejemplo, presentándolo en una feria), no afectará a su validez (esto es, a su “novedad” y su “carácter singular”), pero una divulgación más allá de ese año “de gracia” sí lo podría invalidar, si un tercero lo detecta y demuestra que ha podido ser conocido “por los círculos especializados del sector”. Ignorar esto puede representar perder toda posibilidad de obtener protección del diseño para el que tanto tiempo y esfuerzo se ha invertido. Hay que asegurarse, pues, de considerar la posibilidad del registro antes de acabar ese año de gracia.

La normativa sobre Diseños también otorga protección a los diseños no registrados, si bien sólo durante 3 años desde su primera comercialización, y frente a las copias. Está pensada para aquellos diseños de vida efímera (como los de la moda), cuyo registro sistemático puede además representar un enorme coste económico para su titular.

De otro lado, si el diseño es “original” y reúne cierta “altura creativa”, que corresponde al titular acreditar (o al menos argumentar) y a los Tribunales confirmar, cabrá la posibilidad de que se le reconozca su condición de obra de propiedad intelectual protegida por la Ley de Propiedad intelectual. Se trata de una protección independiente, acumulable y compatible con la prevista en la Ley del Diseño con la diferencia de que el derecho reconocido al autor de una obra de propiedad intelectual nace por el sólo hecho de la creación, dura toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. No obstante, el hecho de que no exista la necesidad de registro de las obras de propiedad intelectual puede ocasionar determinados problemas de prueba (de la autoría o de la fecha) a la hora de hacer valer tal derecho en una reclamación judicial o extrajudicial.

Por poner un ejemplo, nadie dudaría hoy en día de la condición de obra de propiedad intelectual del exprimidor “Juicy Salif” de Philippe Starck para la firma Alessi, que se concibió como un diseño y se ha convertido en objeto de deseo más allá de su funcionalidad, exhibiéndose incluso en el MOMA de Nueva York.

Juicy Salif

Y por citar un caso de los Tribunales españoles, el referido a la silla “Tripp-Trapp” de Peter Opsvik producida por la firma Stokke, que ha visto reconocida su condición de obra de propiedad intelectual (entre otras, Sentencia Audiencia Provincial de Madrid de 17/11/2004):

Tripp Trapp

Nuestra recomendación para lograr una protección más eficaz: dejar constancia de forma fehaciente de la autoría y de la fecha y proceso de creación del diseño, para lo que existen distintas vías: inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, depósitos notariales o depósitos digitales mediante servicios específicos (como el ofrecido por e-Evidence).

Si el diseño no está protegido o no es protegible ni como Diseño (porque no se registró en su momento, o porque ya ha expirado su término de vigencia, o porque simplemente no es novedoso ni tiene carácter singular), ni por la de Propiedad intelectual (porque no reúne “altura creativa”), o lo que es lo mismo, si se carece de derechos de exclusiva sobre el mismo, la realidad es que no será sencillo obtener protección por cualquier otra vía. Cierto es que existe la Ley de Competencia desleal 3/1991, pero dicha Ley parte del principio de libre imitación de prestaciones (art.11) y sólo permite impedir aquellos actos de imitación que supongan una asociación indebida entre prestaciones o un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajenos (y destacamos el “indebido”). Pero son escasísimas las sentencias que en los últimos años han apreciado actos de imitación desleales en general y menos aún en relación con copias de diseños, por la exigencia probatoria y por el rigor y carácter restrictivo con que se acogen estos supuestos, como excepción al principio de libre competencia.

Por ejemplo, hace poco hemos conocido la sentencia del Juzgado Mercantil 8 de Madrid de diciembre 2018 que ha rechazado que este modelo de zapatilla de Scalpers constituya una imitación desleal respecto de las clásicas Adidas Stan Smith (sentencia que no sería firme):

stan smith 1                                   scalpers 1

Hemos dejado para el final la mención a la Ley de Marcas, que aunque no es la vía propia para proteger una innovación formal, permite en determinadas circunstancias proteger un diseño por la vía de la marca gráfica, de la tridimensional, o de la marca de posición (aquella que protege el signo en su posición en un concreto producto). Puede ser tentador recurrir a esta normativa por la protección temporalmente ilimitada que concede el registro de una marca, y se abusa en la práctica (generando quebraderos de cabeza a las Oficinas y a los Tribunales, con casos debatidos y gran repercusión, lo que merecería un post propio), pero hay que saber que tiene distintos requisitos y finalidad. Lo que se valora aquí ya no es la novedad y el carácter singular (por tanto es irrelevante que se haya divulgado antes, sino la capacidad distintiva, esto es, que los consumidores sean capaces de reconocer en dicha forma un origen empresarial, lo que no será tan evidente. Debe además superar unas prohibiciones absolutas de registro, como aquellas que impiden precisamente registrar formas «que dan un valor sustancial al producto” o «impuestas por la naturaleza del producto». Deslindar por tanto marca de diseño a veces no es sencillo.

Así, la firma Havaianas ha obtenido el reconocimiento judicial de que esta grafía no se utiliza como mero elemento ornamental en calzado sino a título de marca y que tiene plena capacidad distintiva de un origen empresarial:

Havaianas

Marca UE nº 8170953

Conviene en cualquier caso saber que si se logra finalmente registrar como marca lo que en realidad es y opera como un diseño, puede ser difícil hacerla valer frente a terceros que copien ese diseño, pues la infracción marcaria se enjuicia con otros parámetros, como el del “riesgo de confusión”. Y como marca, estará sometida además a la exigencia de uso “a título de marca” so pena de invalidación del registro, y ello no siempre será tan evidente.

Aun así, existen casos de creaciones que nacieron probablemente como diseños y con su uso se han erigido propiamente en marcas, y nadie duda de que su función no es meramente ornamental o estética sino realmente la de distinguir el origen empresarial.

Esa capacidad de ser marca (más allá de su diseño) se puede tener desde un principio, o bien como consecuencia de su uso en el mercado, o de su notoriedad, pero como se ve, no se puede descartar la protección marcaria a determinadas formas que nacieron como diseños, esto es, como puras innovaciones formales.

Por ejemplo, ¿puede negársele aptitud distintiva, y por tanto, su capacidad de ser marca, a las siguientes formas?

Granini                                                Toblerone                                          coca cola 1

Marca UE Trid. nº  394338                            Marca UE Trid. nº 31237                             Marca UE Trid.nº2754067

 

Diseño, Propiedad Intelectual, Marca…En definitiva, el abanico de protección de las creaciones formales puede ser amplio y variado, que no sencillo ni automático, pero conviene estar informado y asesorarse para definir la mejor estrategia de protección y no dar pasos en falso.

 

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