10 PUNTOS BÁSICOS DE LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS. ¿QUÉ HAY DE NUEVO?

 

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Hoy lunes 14 de enero de 2019, entra en vigor la reforma de la Ley 17/2001 de Marcas (por Real Decreto Ley de 23/2018 de 21 de diciembre), para adaptar nuestro texto a la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento y del Consejo, de 16/12/2015.

Sin perjuicio de que iremos dedicando publicaciones detalladas a determinadas cuestiones más complejas, en líneas generales ¿qué novedades sustanciales aporta esta reforma?

Pues bastantes, tanto de derecho sustantivo, como procedimentales. Tomad nota de las más relevantes

  1. Los requisitos formales para presentar una solicitud de marca se modifican para permitir abarcar las nuevas modalidades no convencionales (marcas olfativas, sonidos, de movimiento, etc.), de forma que ya no se exige su “representación gráfica(art. 4). Eso sí, deberán ser representados de manera tal “que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular». Por tanto, se podrá representar el signo con la tecnología disponible en cada momento, siempre que la representación sea además de clara y precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. En otro post analizaremos cómo esta exigencia puede afectar a determinadas categorías de marcas, como las olfativas.
  2. Puede solicitar una marca española cualquier persona física o jurídica sin limitación alguna, por tanto dejan de existir condiciones especiales para los extranjeros (art. 3)
  3. Se reordenan las prohibiciones absolutas de registro (las que afectan al signo en sí) relacionadas con Denominaciones de origen e Indicaciones geográficas, pero también se incluyen otras para la protección de los Términos tradicionales de vinos (“vinos de la tierra”, “vinos de calidad”), las Especialidades tradicionales garantizadas (“jamón serrano”, “panellets”), y las Obtenciones vegetales.
  4. Desaparece la distinción entre marca (o nombre comercial) registrada notoria (conocida en su sector) y renombrada (conocida más allá de su sector), que no existe en el Derecho de la UE, y pasan a unificarse como «marca renombrada» (“la que goce de renombre en España”), cuestión fáctica que deberá analizarse caso por caso por los Tribunales. ¡Ojo! La marca notoria no registrada se mantiene como hasta ahora (art. 6.2.d), con los mismos derechos que una marca registrada (art. 34.7). No obstante, la derogación parcial del actual art. 8 (relativo a la marca notoria) conlleva la desaparición de los parámetros que ahora ayudaban a definir una marca notoria (el conocimiento en su sector, a partir de prueba de ventas, intensidad o alcance geográfico del uso…), quedando únicamente la remisión al inconcreto Convenio de la Unión de París. Veremos en la práctica si esto puede provocar dudas interpretativas respecto del concreto alcance del conocimiento exigible a la marca notoria no registrada.
  5. Se modifica el tratamiento de la legitimación para las oposiciones administrativas (art.19) y las acciones por infracción. Por ejemplo, se regula especialmente la legitimación de los licenciatarios para ejercitar acciones por infracción, que hasta ahora se solventaba acudiendo a la Ley de Patentes (art. 48).
  6. Como ya sucede respecto de la marca de la UE, en los procedimientos de oposición administrativa a la solicitud de una marca y, si la anterior lleva más de cinco años registrada el titular de la posterior podrá exigirle prueba de su uso efectivo en el mercado (art. 21). De no poder acreditarlo, la oposición se desestimará, y si sólo se ha usado para algunos productos, la oposición sólo se tendrá en cuenta para estos. Es pues previsible que esto provoque una disminución de oposiciones, y exigirá a los titulares revisiones más regulares de su cartera de marcas, para su optimización. (*¡Ojo! Esta previsión aún debe ser objeto de desarrollo reglamentario y no entra todavía en vigor).
  7. La nueva redacción del art. 34, así como el art. 37 (“límites al derecho de marca”) deja definitivamente clara la inexistencia del denominado “ius utendi” o derecho a usar la marca por el hecho de su registro. Esto es, el registro de una marca no blinda a su titular frente a acciones por infracción de derechos anteriores. Era esta una cuestión que había presentado dudas interpretativas con la anterior regulación, que fue ampliamente tratada por los Tribunales, y que ahora se despeja.
  8. Al igual que ya sucede con las marcas de la Unión Europea, las acciones de nulidad y de caducidad de marca que hasta ahora debían plantearse ante los Tribunales deberán dirimirse ante la propia Oficina (arts. 51 y 54). Sólo por vía de reconvención en una demanda por infracción serán competentes los Tribunales. A la Oficina Española de Patentes y Marcas ciertamente estas nuevas funciones le exigirán preparación y un esfuerzo adicional. (*Ojo. Esta novedad entrará en vigor en 2023.)
  9. El momento a partir del cual debe computarse el plazo de cinco años de exigido uso a toda marca comienza desde la fecha en que su registro es firme, y ya no desde la publicación de la concesión (art. 39). Y una vez declarada la caducidad de una marca, sus efectos se retrotraen, como norma general, a la fecha de la solicitud o reconvención de caducidad (art. 60), no como hasta ahora, que se computaba “desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a su caducidad”, lo que era ciertamente difícil de concretar. Aun así, se sigue manteniendo la facultad de solicitar otra fecha para los efectos. A esta cuestión también se dedicará un post más extenso.
  10. El tema indemnizatorio se clarifica en su redactado (art. 43) equiparándolo al de la Ley de Patentes, mereciendo especial mención el tercero de los posibles criterios de cuantificación a escoger por el titular, el de la regalía hipotética,  que amplía su alcance permitiendo solicitar una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia”. Veremos en la práctica cómo se lleva a cabo esta cuantificación por parte de los Tribunales sin caer en arbitrariedades o indemnizaciones punitivas  no permitidas en nuestro sistema.

Hoy empieza pues esta reforma su nueva andadura. Tiempo tendremos de hacer balance de su puesta en práctica.

 

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