DEBRANDING, REBRANDING, E IMPORTACIONES PARALELAS. ¿QUÉ HAY DE NUEVO?

MITSUBISHICARRETILLA

El TJUE amplía la protección de las marcas prohibiendo el ‘debranding’ como puerta a las importaciones paralelas

En su reciente Sentencia C-129/2017 Mitsubishi vs. Duma, de 25 de julio de 2018, el TJUE ha ampliado el alcance de la protección de las marcas en relación a las importaciones paralelas, prohibiendo la introducción de productos en el Espacio Económico Europeo (EEE) a los que hayan eliminado los signos distintivos que los identifican (acto conocido como ‘debranding’), llenando así el vacío legal que parecía existir a tenor del texto de la normativa europea.

El alcance del derecho otorgado por una Marca de la Unión Europea viene establecido en el Artículo 9 del actual Reglamento Nº 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea (en línea con el artículo 10 de la Directiva 2008/95 sobre Marcas) el cual establece, entre otros supuestos, que el titular de una marca está facultado para prohibir a terceros el uso en el tráfico económico sin su consentimiento de cualquier signo idéntico en relación con los productos que la marca identifica.

Además, en la nueva versión de 2017, el Reglamento indica expresamente que el titular de una marca está facultado para impedir que terceros introduzcan productos en la Unión cuando se trate de productos que provengan de terceros países y que lleven, sin su autorización, signo distintivo idéntico a la marca registrada, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de la misma.

El alcance de este ius prohibendi está acotado por el llamado ‘agotamiento de marca’, recogido en artículo 15 del Reglamento, según el cual una marca no permitirá a su titular prohibir su uso para productos ya comercializados en el EEE bajo esa marca, por él mismo o con su consentimiento. Es decir, una vez un producto es legalmente puesto en circulación dentro de un país del EEE, el titular de la marca que los identifica ya no puede impedir que terceros de buena fe utilicen este signo distintivo en relación a los mismos, garantizándose de esta forma la libre circulación de bienes y mercancías entre los distintos países de la UE.

No obstante, este agotamiento se produce únicamente para productos puestos en circulación dentro del EEE y no a aquellos que se encuentren fuera de este ámbito, para impedir las ‘importaciones paralelas’, esto es, la importación de productos legalmente en venta en el ‘extranjero’, y permitir al titular de la marca decidir el cuándo y el cómo de la primera comercialización de estos productos en la UE.

Pese a que la finalidad de los artículos citados es clara, su texto parecía dejar un resquicio a las importaciones paralelas, dado que el artículo 9 habla de productos que lleven una marca idéntica o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de la misma, pero no hace mención a aquellos productos legítimos que no lleven o incorporen dicha marca.

Esto fue lo que parecieron entender los demandados en el caso C-129/17, las empresas belgas Duma Forklifts y G.S. International, dedicadas a la compraventa a escala mundial de carretillas elevadoras y que antaño formaron parte de la red de distribución oficial que la empresa Mitsubishi utilizaba para vender sus productos bajo la marca MITSUBISHI y su famoso logotipo.

En concreto, la actividad de Duma Forklifts y G.S. International consistía en comprar en el extranjero carretillas elevadoras de la marca MITSUBISHI y una vez en régimen de depósito aduanero, efectuar las modificaciones necesarias para ajustarlas a las normas en vigor en la Unión, aprovechando para suprimir totalmente todos los signos distintivos e identificatorios de la empresa Mitsubishi ‘(debranding’) sustituyéndolos por los suyos propios (‘rebranding’), y a continuación importarlas para su comercialización en la UE.

Como consecuencia de las modificaciones realizadas para ajustar los productos a la normativa europea, los demandados alegaban tener la consideración de fabricantes, afirmando también que su actuación no infringía el derecho de marca de la empresa Mitsubishi -tal y como estimó el Tribunal de Primera Instancia belga en sentencia de 17 marzo de 2010- ya que los productos importados no llevaban ni iban identificados bajo ningún signo distintivo protegido.

En la resolución de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación, el TJUE ha entendido que el titular de una marca puede oponerse a que un tercero, sin su consentimiento, la suprima y coloque en su lugar otros signos distintivos con el fin de importarlos o comercializarlos en el EEE si estos no han sido nunca comercializados dentro del mismo, aunque los productos se hayan adquiridos legítimamente en el extranjero y estén en régimen de depósito aduanero.

Si bien esta facultad prohibitiva ya estaba prevista en algunas legislaciones de la Unión, como España -concretamente en el artículo 34.4 de la Ley de Marcas- y Francia, en otros países como Alemania o Reino Unido no existía, habiendo entendido además los tribunales que el ‘debranding’ no se considera un uso de la marca, por lo que no estaba en sí mismo prohibido.

En definitiva, esta resolución supone un paso más en la armonización de la legislación de la UE y ampliación del contenido del derecho de marca, en el mismo sentido que las resoluciones C-558/08 Portakabin y C-379/14 Top Logistics, reforzando la posición de los titulares de signos distintivos y haciendo más difícil eludir la prohibición de importaciones paralelas en la Unión Europea.

 

 

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