DAME UN KLEENEX QUE ME HE QUEDADO SIN EL AFTERSUN

AFTERSUN      KLEENEX

Recientemente se ha dictado, publicado y comentado una interesante sentencia de la reconocida Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio pasado (Sentencia nº 378/2018). La resolución viene a declarar la caducidad de la marca española “AFTERSUN” como consecuencia de su “vulgarización” (artículo 55.1.d. de la Ley de Marcas). En definitiva, el Tribunal considera que ha dejado de ser una marca porque el publico la percibe como la manera de designar un tipo de producto (cremas para después del sol) y no para identificar su origen empresarial. En consecuencia, cualquier competidor puede utilizar esta expresión en sus productos.

Sin entrar en el análisis personal de si pensamos que es una marca o un tipo de producto, el desarrollo del razonamiento de la sentencia nos sirve para destacar un aspecto muy relevante de este debate y que no siempre es debidamente considerado.

Dos son los requisitos exigidos para que, desde un punto de vista legal, una marca pueda considerarse “vulgarizada”, uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo es que se haya convertido en la designación usual de un producto o servicio. Este requisito viene relacionado con el grado de éxito de la marca y en muchas ocasiones es menos controlable por su titular. Y, el subjetivo, que la vulgarización sea consecuencia de la actividad o inactividad del titular. Esto es, no se trata únicamente de si una marca puede morir de éxito sino si, intentando ser expresivos, su titular es cómplice de dicha muerte. Como hemos señalado, la utilización por el consumidor de la marca líder en el mercado para designar un tipo de producto es consecuencia de su gran éxito o de tratarse muchas veces de un producto pionero en su sector (velcro, tippex, post-it, kleenex, … y tantas otras) y muchas veces el titular no puede, ni quiere, hacer nada. Sin embargo, lo que sí puede hacer y, así lo valora la legislación marcaria, es combatir el uso de su marca por parte de terceros competidores.

Pues bien, la Audiencia aprecia que concurren ambos requisitos pero es al segundo, al subjetivo, al que queremos referirnos. La sentencia considera que la vulgarización de la marca “AFTERSUN” se ha debido en parte a la propia actitud del titular.

Y es que el titular siempre debe prestar la debida atención a cómo utiliza su marca en el mercado, y ello, entre otras razones, por los graves efectos respecto de su vulgarización. En este caso, la sentencia considera que el titular ha realizado un uso no distintivo de la marca, esto es, la ha utilizado para identificar un tipo de producto. Y, lo que es especialmente curioso, llega a esa conclusión no sólo analizando el uso de la marca Aftersun en cuestión (que siempre se acompañaba de otra marca que sí se usaba en todos los productos) sino también la manera en que se identifican otros productos del mismo titular. Así, la Audiencia entiende que “AFTERSUN” se utiliza en los productos para después del sol en las mismas condiciones en que el titular de la marca utiliza “SUN” en los productos para proteger del sol y, por tanto, concluye que si “SUN” designa un tipo de producto, “AFTERSUN” también debe de hacerlo…Vemos por tanto cómo en esta cuestión resulta esencial cómo se integra la marca en la etiqueta o packaging del producto, o cómo se anuncia en su propia web o publicidad, y de ahí que algunas marcas que también pueden estar en una situación de riesgo equivalente incorporen elementos que pueden parecer aparentemente no necesarios (original brand, indicación del producto, …) o intenten evitar acompañarlos de otras marcas que puedan hacer dudar sobre cuál de todas ellas es realmente la marca del producto en cuestión.

Y relacionado con este elemento subjetivo, la sentencia ha tenido también en cuenta la intensidad con que el titular ha defendido la marca, considerándola en este caso insuficiente. El Tribunal en su análisis ha valorado no sólo el tipo de acciones que ha promovido su titular (oposiciones a solicitudes de marca, requerimientos extrajudiciales, acciones judiciales) sino también cuándo las ha llevado a cabo. De la sentencia se deduce que, en opinión de la Audiencia, el titular ha llegado tarde pues, teniendo en cuenta la antigüedad de la marca, no habría sido hasta hace relativamente poco que ha dedicado más energías a combatir la presunta vulgarización.

Sin entrar a valorar las consideraciones de la sentencia, la conclusión que puede sacarse de la misma es que, desde el punto de vista legal, al titular de una marca no le debe tanto preocupar que el consumidor pueda utilizarla para designar un tipo de producto (algo que, de hecho, muchas veces le interesa …) sino que debe estar vigilante a cómo utiliza él mismo la marca y qué hace contra aquellos competidores que no la utilizan debidamente. Como siempre le decimos a nuestros clientes, la marca no es algo estático sino dinámico, y el titular debe estar pendiente de su uso, pues puede tener graves consecuencias para él. Y es que, una cosa es que tu marca pueda morir de éxito pero otra que, además, tú seas cómplice.

 

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