LA SUELA ROJA DE LOUBOUTIN Y EL FUTURO DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES

El registro de las marcas del reconocido diseñador Christian Louboutin parece llamar tanto la atención como la suela roja de sus famosos zapatos.

Por lo menos las últimas Conclusiones del Abogado General Maciej Szpunar, de 6 de febrero de 2018, en el caso C-163/16 seguido ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han generado todo tipo de comentarios, tanto en foros jurídicos como en la prensa de moda y generalista, dividiéndose entre una mayoría que lo entienden como un revés al registro de la marca, y aquellos que creen que abre una ventana de oportunidad a su favor.

En relación a la consulta planteada a la Gran Cámara del TJUE, “¿Se limita el concepto de forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e) inciso iii), de la Directiva [2008/95] a las características tridimensionales del producto tales como el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia dicha disposición a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?”, el AG Szpunar extrae, de una forma resumida, las siguientes conclusiones:

La marca de Benelux en disputa -consistente en el color rojo (Pantone 18 1663TP) aplicado a la suela de un zapato, según la representación gráfica facilitada en la solicitud- no es una simple marca de color que pretenda proteger una tonalidad de rojo de forma abstracta, sino un color aplicado a una forma muy concreta: la suela de un zapato de tacón.

louboutin

Esta calificación de la marca, que como apreciación fáctica dependería del Tribunal holandés remitente, es clave, ya que un signo constituido por ‘la forma del producto y para el que se solicita la protección para un color determinado en relación a esa forma’ también se ve afectado por el artículo 3.1.e.iii de la Directiva 2008/95, que prohíbe el registro de los signos constituidos exclusivamente por una forma que dé un valor sustancial al producto. La cuestión no es baladí, porque esta prohibición específica, a diferencia de otras previstas en el mismo precepto de la Directiva, no admite salvedades por la distintividad que haya podido adquirir el signo en el mercado (secondary meaning).

El motivo de esta prohibición de registro de marcas constituidas exclusivamente por una forma que dé un valor sustancial al producto (un ejemplo muy claro de una forma con valor intrínseco propio que da valor sustancial al producto en que se aplica sería la de corazón para las cajas de bombones que se regalan por San Valentín) es garantizar que estas formas que atraen al público no son monopolizadas por una empresa y sigan a disposición de los actores del mercado.

La interpretación del tipo de marca realizada por el Abogado General no se vería afectada aún en el supuesto de que nos encontremos ante una ‘marca de posición’ (aquellas consistentes en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto, según el Artículo 3.3.d. del Reglamento de Ejecución UE 2017/1431), ya que las marcas de posición también podrían consistir en la forma de un producto y por tanto podrían estar sujetas a la prohibición del artículo 3.1.e.iii.

Szpunar concluye recordando que, a diferencia de lo que ocurre con otras prohibiciones de registro de la Directiva, como decíamos el impedimento del artículo 3.1.e.iii no puede salvarse por haber adquirido el signo en cuestión un carácter distintivo tras un proceso de familiarización por parte del público interesado. No obstante, en lo que puede ser un elemento fundamental de la Opinión, el Abogado General aclara que el análisis que debe realizarse para determinar si se aplica esta prohibición se refiere únicamente al valor intrínseco de la forma a la cual se aplica el color, y no a las características vinculadas a la reputación que la marca o su titular hayan podido adquirir en el mercado. En este caso concreto, si el TJUE también entiende que las marcas de color delimitadas por una forma entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 3.1.e.iii, corresponderá al tribunal holandés decidir si el color rojo en cuestión con forma de suela de zapato de tacón da por sí mismo un valor sustancial al producto o no.

Este análisis parece cerrar la puerta al registro de la famosa marca de la suela roja, aunque ha habido voces que lo han interpretado de otra manera, como el propio Christian Louboutin. En una nota de prensa el diseñador explica que el color rojo aplicado a una suela de zapato no tiene un valor ‘intrínseco’, sino que el mismo únicamente se deriva de los esfuerzos de publicidad realizados y por la asociación que como consecuencia el público hace con su empresa, hecho que haría compatible la validez de la marca con los criterios establecidos por el Abogado General.

Dado que la Opinión del Abogado General no es vinculante, la decisión última del caso depende de la Gran Sala y de la aplicación que de la sentencia haga el tribunal remitente, pero podríamos vernos en la situación en que la famosa marca termine siendo declarada nula. Esto daría pie a una diferencia entre los criterios aplicados en la Unión Europea y otras jurisdicciones donde la marca ha sido concedida, como India o los Estados Unidos, donde en el año 2012 Louboutin ganó una reclamación por infracción a Yves Saint-Laurent, considerándose previamente que la marca en cuestión era válida siempre y cuando dicho color contrastara con el resto del zapato.

Por todo ello, sería deseable que el TJUE estableciese criterios claros sobre la concesión de las marcas no convencionales, como la actualmente considerada, que vaya en la línea de los objetivos de facilitar su registro perseguidos por el legislador europeo en la Directiva de Marcas de 2015.

 

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